Комплаенс / Новости 13 августа

Cуд аннулировал отказ Роспатента признать название сети "О'Кей" общеизвестным брендом в третий раз

Суд по интеллектуальным правам (СИП, первая инстанция) признал недействительным решение Роспатента отказать ритейлеру "О'Кей" в признании общеизвестным одноименного — исключительно словесного — товарного знака, свидетельствует информация картотеки арбитражных дел.

Заявление ООО "О'Кей" поступило в Роспатент ещё в 2016 году, напоминает "Интерфакс". В апреле 2017 года ведомство впервые отказало компании в признании ее товарного знака общеизвестным. Однако СИП (и первая, и вторая инстанции) признал это решение недействительным, на Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть заявление ритейлера.

В январе 2019 года патентное ведомство вновь отклонило заявление "О'Кей" и даже смогло убедить в своей правоте первую инстанцию суда. Но постановлением от 25 мая 2020 года президиум СИП (вторая инстанция) обязал Роспатент вновь рассмотреть заявление компании.

19 ноября 2020 года ритейлер в третий раз получил отказ и вновь обратился в суд. Теперь первая инстанция в решении от 2 августа 2021 года согласилась с его аргументацией в пользу того, что словесный бренд "О'Кей" может быть признан общеизвестным.

СИП обратил внимание на то, что компания является правообладателем нескольких товарных знаков с общим словесным элементом "О'Кей". Именно этот элемент позволяет объединить товарные знаки в одну серию, поскольку он присутствует в каждом из них и выполняет основную индивидуализирующую функцию, констатировал суд.

Также суд согласился с позицией ритейлера о том, что использование обозначения "О'Кей" в любом цветовом сочетании должно рассматриваться как использование одного и того же обозначения, так как изменение цвета шрифта и фона, на котором используется данное обозначение, не влияет на его различительную способность.

При этом известность конкретного обозначения, считает суд, может быть основана и на предшествующем его использовании в отличающемся виде, если доказано, что потребитель перенес узнаваемость на новое, в том числе при незначительных отличиях, не обращающих на себя внимание.

Кроме того, использование спорного товарного знака с разными графическими элементами, такими как покупательская тележка, корзина и солнце в серии товарных знаков ритейлера, по мнению суда, приводит к тому, что основной словесный элемент начинает восприниматься потребителями без привязки к конкретному визуальному образу, а это свидетельствует о самостоятельной известности именно этого обозначения.

В результате СИП признал недействительным решение Роспатента и обязал ведомство уже в четвертый раз рассмотреть заявление компании.

Стоимость бренда "О'Кей" учитывается в составе нематериальных активов одноименного ООО. За три года их стоимость выросла в четыре раза, до 16,7 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Группа "О'Кей" входит в число крупнейших ритейлеров России. По состоянию на 30 июня 2021 года под управлением группы находилось 77 гипермаркетов "О'Кей" с общей торговой площадью 519 369 кв. метров и 122 дискаунтера "Да!" общей торговой площадью 82 795 кв. метров. Во II квартале 2021 года чистая розничная выручка "О'Кей" выросла на 6,1% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 44,437 млрд рублей.

Выручка ООО "О'Кей" (77 одноименных гипермаркетов) в 2020 году составила 151,991 млрд рублей, увеличившись на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла в 2 раза, составив 410,620 млн рублей.

При этом компания в 2020 году была вынуждена доплатить 460,3 млн рублей налога с пенями в отношении дивидендов, выплаченных O'KEY Group S.А по акциям, не находящимся в публичном обращении. "Обществу не удалось собрать рекомендованный Минфином РФ в официальных письмах исчерпывающий перечень документов, подтверждающих наличие у АО "О'Кей Групп" фактического права на доход", — объясняет ООО "О'Кей" доплату в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.

Люксембургской O'KEY Group S.А принадлежит 99,3% в ООО "О'Кей", 0,7% — кипрской Okey Investments Ltd. Основными бенефициарами "О'Кей" являются Дмитрий Троицкий (29,05%), Борис Волчек (29,52%) и Дмитрий Коржев (10,31%).